Am 21. Mai 2013 entschied das St. Galler Handelsgericht im prominenten „Kaffeekapsel-Streit“, dass die Nespresso-kompatiblen Kapseln von Denner die Markenrechte von Nespresso bzw. Nestlé nicht verletzen.
Das Handelsgericht bestätigte Gültigkeit und Bestand der Formmarke (3-D-Marke) der Nespressokapseln. Damit konnte Denner mit seiner Argumentation, wonach die Form der Nespressokapseln technisch notwendig und damit nicht schutzfähig sei, nicht durchdringen.
NB: eine technisch notwendige Form bleibt vom Markenschutz ausgeschlossen, da sie allen Wettbewerbsteilnehmern zum Gebrauch offenstehen muss und nicht monopolisiert werden darf (sog. absolute Ausschlussgründe; vgl. Art. 2 lit. b MschG).
Konkret stützte sich das Handelsgericht bei der Prüfung, ob und bejahendenfalls welche Elemente der Nespressokapseln technisch notwendig sind, damit sie in einer Nespresso-Kaffeemaschine benutzt werden können, auf ein Gutachten eines technischen Experten. Danach sei zwar der Kegelstumpf als Form für Kaffeekapseln entbehrlich; die benötigten „Versteifungsfunktionen“ können auch auf andere Weise erreicht werden. Hingegen wurde der Flansch (d.h. der ausgestülpte Rand der Kapsel) als technisch notwendig angesehen. Die Nespressokapsel als Ganzes sei jedoch technisch nicht notwendig und damit schutzfähig.
Eine Verwechslungsgefahr (sog. relative Ausschlussgründe; vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MschG) zwischen den Kapseln von Denner und Nespresso wurde ebenfalls verneint: das Handelsgericht hielt fest, dass bei der Nespressokapsel sowohl der technisch notwendige Flansch wie auch der gemeinfreie Kegelstumpf markenrechtlich nicht geschützt werden könne. Demnach müsse sich die Prüfung der Verwechslungsgefahr auf den kennzeichnungskräftigen „Hutabsatz“ oberhalb des Kegelstumpfs beschränken. In diesem Bereich verneinte das Handelsgericht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr; die von Denner in Verkehr gebrachten Kapseln weisen genügend Unterscheidungsmerkmale auf: abgestufter Aufbau, grössere Öffnung im Zentrum mit neun auffälligen Löchern, weniger ansprechende Wirkung.
Aus prozessualer Sicht handelte es sich vorliegend um ein Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Das Handelsgericht prüfte lediglich das Glaubhaftmachen der vorgebrachten Tatsachen. Gemäss NZZ vom 27. Mai 2013 verzichtet Nespresso auf die Anfechtung des vorliegenden Entscheids beim BGer. Ungeachtet dessen, wäre ein Gericht im Hauptverfahren zwischen denselben Parteien nicht gebunden und könnte anders als das Handelsgericht entscheiden.
NB: Patentrechtliche Streitigkeiten waren nicht Gegenstand des vorliegenden Entscheids.
Michal Cichocki
Das Handelsgericht bestätigte Gültigkeit und Bestand der Formmarke (3-D-Marke) der Nespressokapseln. Damit konnte Denner mit seiner Argumentation, wonach die Form der Nespressokapseln technisch notwendig und damit nicht schutzfähig sei, nicht durchdringen.
NB: eine technisch notwendige Form bleibt vom Markenschutz ausgeschlossen, da sie allen Wettbewerbsteilnehmern zum Gebrauch offenstehen muss und nicht monopolisiert werden darf (sog. absolute Ausschlussgründe; vgl. Art. 2 lit. b MschG).
Konkret stützte sich das Handelsgericht bei der Prüfung, ob und bejahendenfalls welche Elemente der Nespressokapseln technisch notwendig sind, damit sie in einer Nespresso-Kaffeemaschine benutzt werden können, auf ein Gutachten eines technischen Experten. Danach sei zwar der Kegelstumpf als Form für Kaffeekapseln entbehrlich; die benötigten „Versteifungsfunktionen“ können auch auf andere Weise erreicht werden. Hingegen wurde der Flansch (d.h. der ausgestülpte Rand der Kapsel) als technisch notwendig angesehen. Die Nespressokapsel als Ganzes sei jedoch technisch nicht notwendig und damit schutzfähig.
Eine Verwechslungsgefahr (sog. relative Ausschlussgründe; vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MschG) zwischen den Kapseln von Denner und Nespresso wurde ebenfalls verneint: das Handelsgericht hielt fest, dass bei der Nespressokapsel sowohl der technisch notwendige Flansch wie auch der gemeinfreie Kegelstumpf markenrechtlich nicht geschützt werden könne. Demnach müsse sich die Prüfung der Verwechslungsgefahr auf den kennzeichnungskräftigen „Hutabsatz“ oberhalb des Kegelstumpfs beschränken. In diesem Bereich verneinte das Handelsgericht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr; die von Denner in Verkehr gebrachten Kapseln weisen genügend Unterscheidungsmerkmale auf: abgestufter Aufbau, grössere Öffnung im Zentrum mit neun auffälligen Löchern, weniger ansprechende Wirkung.
Aus prozessualer Sicht handelte es sich vorliegend um ein Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Das Handelsgericht prüfte lediglich das Glaubhaftmachen der vorgebrachten Tatsachen. Gemäss NZZ vom 27. Mai 2013 verzichtet Nespresso auf die Anfechtung des vorliegenden Entscheids beim BGer. Ungeachtet dessen, wäre ein Gericht im Hauptverfahren zwischen denselben Parteien nicht gebunden und könnte anders als das Handelsgericht entscheiden.
NB: Patentrechtliche Streitigkeiten waren nicht Gegenstand des vorliegenden Entscheids.
Michal Cichocki